Primero fui yo que tú…
Intro a Derecho de Marcas para Soñadoras 1O1

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Cuando pienses en tu marca y por qué deberías registrarla, acuérdate de la canción del salsero Frankie Ruíz (Q.E.P.D.), «Primero fui yo que tú»… al finalizar este escrito me entenderás. Empecemos con una situación hipotética.

Así que, ya tienes tu idea de negocio a punto de convertirse en una realidad o tal vez, hasta has puesto ese negocio en marcha. Luego de muchas noches sin dormir haciendo brainstorming y de mucho scrolling en Pinterest, decidiste cómo quieres que tus clientes, presentes o futuros, identifiquen a tu producto o servicio. Ya tienes clara cuál es la imagen y/o concepto que tu producto o servicio debe proyectar, escogiste el nombre, el diseño de tu logo, los colores, la letra, y hasta los olores que quieres que tenga tu tienda cuando los clientes entren. Es más, hasta pensaste en el tipo de confetti que quieres que tu cliente riegue por todo el piso, al sacar tu obra maestra de esa bolsita o cajita tan original y creativa que diseñaste.

Comienzas tu tan anhelado negocio, tienes muchísimo éxito. Ya llevas unos 5 años operando. Te va tan bien, que hasta los esposos de tus clientas, al ver esa cajita tan creativa que diseñaste, el sticker con ese símbolo peculiar que escogiste para tu logo, o encontrar el reguero de confetti en el piso, saben que ellas compraron otra cosita más en esa tienda que visitan tanto, o sea, la tuya. (Por cierto, limpien el confetti chicas, no se metan en problemas…).

De repente, te enteras que alguien más está vendiendo un producto similar al tuyo, con un empaque y logo que, sin lugar a dudas, podría causar (si no lo está haciendo ya), que tus clientes piensen que es el mismo producto.

Luego de varias sesiones de meditación y respiraciones profundas como te enseñó la maestra de yoga, te dices a ti misma: «Misma, tranquila, esto se soluciona con ir donde esa persona y decirle que tiene que cambiar todo lo que está causando que su producto sea confundido con el tuyo, porque está confundiendo a tus clientes y realmente te está haciendo perder muchas ventas. Además, ya llevas 5 años operando con ese logo, colores, empaque, etc., que tanto caracteriza a tu producto/negocio, no debe haber ningún problema, esta persona entenderá…. right?….right?»

Así que eso haces, vas a donde dicha persona, intentas hablar pacíficamente con él o ella, le explicas la situación y la persona te dice:

«¡Oh wow! Qué bueno saber que alguien más tiene tan buen gusto como yo, pero, te pregunto: ¿tu marca está registrada?»
«¿Que sí está qué?», respondes toda confundida.
«Tu marca niña, tu marca, ¿está registrada?», responde tu “rival” y continúa diciendo: «porque todo esto que ves: mi logo, mis colores, mi empaque, mi confetti, está registrado como mi creación. Yo soy titular de todo este concepto. De hecho, yo soy quien pediré a un tribunal que te ordene dejar de usar mi “branding” para que mis clientes sean los que no se confundan».

Tú te quedas en shock, no sabes qué responder y piensas: «¿marca?, ¿registro?, ¿branding?, ¿titular?, ¡¡¡¿¿¿TRIBUNAAL???!!!… Pero, ¿y de qué está hablando esta persona? Yo solo quiero que deje de usar un confetti tan parecido al mío». Así que, simplemente te vas del lugar, llegas a tu casa y como mujer emprendedora y responsable que eres, te pones a investigar, haces tu google research pero no te conformas. Así que, finalmente, por medio del amigo del primo de la amiga de tu tío, das con una abogada linda, simpática e inteligente que está dispuesta a orientarte. Aquí es donde entro yo. Por si no habías caído en cuenta, la abogada soy yo…

Ok, te cuento mi querida soñadora, no serías la primera ni la última que podría pasar por esto. Usualmente estamos tan entusiasmadas con toda la creación de nuestro negocio, de nuestro sueño, que no hay cabida para pensar que algo tan original y creativo, que salió de nuestra mente privilegiada, de nuestro intelecto, y que luego se convirtió en el negocio que es hoy día, pudiera estar ya está en el mercado, con una idea y concepto muy similar. O peor aún, no pensamos en que alguien se copie de nuestra idea, a tal nivel que los clientes piensan que su producto es el nuestro.

Pero, ¡que no cunda el pánico! no todo está perdido. El derecho sobre una marca se adquiere, ya sea por el uso de la marca en el comercio o por el registro de una intención de utilizarla. Suena confuso, pero lo discutiremos más adelante.

Trademark vs. Brand
Marca registrada (protegible) vs. “Marca” no registrada

Los términos marca o branding y marca registrada o trademark, suelen confundirse y las personas lo utilizan indistintamente, sin estar conscientes de que estos tienen diferencias muy importantes.

El famoso branding (o marca) se refiere, entre otros aspectos, a la imagen, esencia, identidad, personalidad y hasta reputación de tu negocio (producto o servicio) ante los ojos de los consumidores. Es lo que hace a un consumidor identificar un producto o servicio, comprarlo, confiar en él y volverlo a comprar. En cambio, el término trademark o marca registrada, es lo que le brinda protección legal a aquellos aspectos de tu marca que son únicos y específicos de tu compañía.

Expertos en el tema comentan que cuando se están considerando estos dos términos, se recuerde la regla de «todos pero no todos» (all-but-not-all rule); refiriéndose a que «all trademarks are brands, but not all brands are trademarks». Es decir, no todos los nombres son marcas y no todas las marcas son protegibles (registradas).

Para simplificar este escrito y también porque no puedo escribir más de 1,500 palabras, de ahora en adelante cuando mencione la palabra «marca» me estoy refiriendo a una marca registrada/protegible o trademark. Esto significa que esa persona se asesoró y descubrió que una de las maneras de proteger la propiedad intelectual de su negocio y la distintividad que lo caracteriza, es mediante el derecho de marcas.

Entonces, ¿de dónde nace el derecho de marcas?

El derecho marcario tiene una relación entre el sistema federal (Gobierno de EE.UU.) y local (Gobierno de Puerto Rico). A nivel federal, el estatuto vigente es el Lanham Act, creada por el Congreso Federal bajo los poderes de la cláusula de comercio interestatal. A nivel local, la legislación vigente es la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico. Para no continuar enredándonos con más trabalenguas, debido a que ambas disposiciones de ley son esencialmente lo mismo, me referiré a ellas como la Ley de Marcas.

¿Qué es una marca?

La Ley de Marcas define una marca como todo signo o medio –incluyendo palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (trade dress), medio, logo , diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de estos– que sirva para distinguir en el mercado de los productos o servicios de una persona, al igual que de productos o servicios de otra persona.

¿Qué derechos obtengo cuando registro mi marca?

El derecho principal es la exclusividad mientras continúe en el uso de dicha marca. Esto quiere decir que si una persona, sin autorización, reproduce, falsifica, copia, imita, usa o intenta usar una marca igual o similar a otra marca que se usa con anterioridad, responderá en acción civil en un tribunal.

Además, la protección y los remedios disponibles para una marca registrada, son mucho más amplios que los de una marca sin registrar. Esto lo discutiremos en mayor detalle en el próximo escrito.

¿Y, exactamente, cuándo adquiero el derecho sobre una marca?
Uso vs. Registro

¿Recuerdas que anteriormente te mencioné que no todo estaba perdido si no habías registrado tu marca, y de repente te encuentras con alguien que ha copiado tu concepto, nombre, símbolos, colores, empaque, etc? Pues aquí es donde te explico por qué.

El derecho sobre una marca protegible se adquiere de una de dos formas. Por: (1) el uso de la marca en el comercio, o (2) por el registro de la marca con base en la intención bona fide de utilizarla en el comercio. «Claro Licenciada, ahora dígamelo en español».

Pues, cuando decimos que el derecho sobre la marca nace con el uso significa, como regla general, que siempre y cuando dicha marca no esté registrada, la persona o empresa que la utilizó por primera vez y continúa utilizandola, es quien tiene el derecho a la titularidad. Dicho de otra forma, en el momento en que conectas tu producto o servicio a una determinada marca, comienzas a mercadearlo y venderlo, ahí ya tienes el derecho sobre dicha marca. Es a lo que yo le llamo «primero fui yo que tú», como dice la canción del salsero Frankie Ruiz, como te mencioné al principio de este escrito.

De hecho, en Estados Unidos, en el momento en que se empieza a usar cualquier cosa para representar de manera única una marca, esta puede «registrarse» colocando las letras ™ (trademark) después de dicho producto o nombre, según sea el caso. Escribo «registrarse» (entre comillas), porque al colocar las letras ™, significa que estás reclamando el derecho al uso de dicha marca que, aunque no está registrada, podría recibir cierto grado de protección legal en caso de que otra persona intente robar, hacer un uso indebido o confundir su marca.

Por otro lado, si aún no estás utilizando tu marca, pero planeas hacerlo, una manera de protegerla y reclamar su titularidad es, como mencione anteriormente, mediante la registración de una intención de uso bona fide (de buena fe). Esto quiere decir que quieres reservar el nombre, símbolo, colores, etc., con la genuina intención de que lo vas a utilizar.

Y entonces, ¿por qué debo registrar mi marca, si con solo utilizarla ya nace mi derecho sobre esta?

Respuesta simple: Para evitarte dolores de cabeza y el gasto de altas sumas de dinero.

Respuesta no tan simple: Al ser reconocido como propietario registrado de dicha marca, cuentas con mayor protección y remedios legales. Esto resulta útil para evitar que terceros registren dicha marca o en casos de infracción de marca. A pesar de que la protección de una marca nace del uso de esta en el comercio, en caso de necesitar demandar a alguien para protegerla, la carga de la prueba recaerá sobre ti para demostrar que la marca era tuya primero. Estos pleitos toman tiempo y puede llegar a costar mucho dinero en pagos de honorarios de abogados y hasta multas en caso de no salir victorioso.

En caso de un pleito en el tribunal, cuando tu marca está registrada, ya es evidencia prima facie («de primera vista» o «en principio») de que la marca es tuya, que es protegible y solo quedaría por decidir si la otra persona está infringiendo el derecho de exclusividad de su marca.

¿Y cuáles exactamente son esos remedios legales?, ¿qué debo tomar en cuenta para que mi marca no cree posibilidad de confusión?, ¿cómo sé que mi marca es lo suficientemente distinta como para que sea protegible?, ¿dónde y cómo registro mi marca?, ¿cuánto cuesta?, ¿cuánto tiempo tarda?, ¿marcas es lo mismo que derechos de autor y patentes?, ¿cómo sé cuándo debo utilizar una marca, una patente o derechos de autor para mí?

¡Todo eso te lo respondo en mi próximo escrito! ¿Nos leemos por allá?

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Lcda. Sohary Fonseca Rodríguez
Escritora de Legaliza tu Sueño en soñadoras.com

Información de contacto:
soharyfonsecalaw@gmail.com

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